如果在美国专利申请中收到了USPTO最终审查意见Final Office Action (Final OA),专利申请就到了尽头吗?并没有!申请人请不要过度担心,这里的“Final”其实只是表示之前所缴纳的检索费和审查费已经用尽的意思。
那么收到Final OA应该如何答复?今天,小微来介绍几种处理方式:
在专利申请实质审查阶段,如果审查员认为该专利存在缺陷,通常情况下第一次会发出非最终审查意见通知书(Non-Final OA),申请人需要在发文日3个月内(最多延期至6个月,超过3个月需要缴纳延期费)做出答辩或修改。如果缺陷得到解决并且没有引入新问题,专利会获得授权。
仅少数情况下会发两次或以上的Non-Final OA,如答复后未能克服缺陷,第二次一般会收到最终审查意见通知书(Final OA),Final OA的答复期限与Non-Final OA相同虽然有挽回余地,收到Final OA确实说明问题比较严重,面临视撤,需要妥善应对。
常见处理方法如下:
如果希望申请尽快授权,申请人可以直接根据审查员意见给出针对性答复,尝试换一种角度陈述观点,通常来说,申请人可以只保留审查员认为有授权前景的权利要求,对其他的权利要求进行删除或者进行形式修改,就可以使得专利获得尽快的授权。而如果想获得其他被删除权利要求,申请人可以通过提交连续申请或者部分连续申请的方式继续申请。
如果无法通过删除或其他直接依据审查员的意见修改来获得授权,可以选择提交继续审查请求RCE(Request for Continued Examination)。
RCE这种方式适用于需要对权利要求做实质修改的情况,申请需要递交的文件一般包括:对于申请文档的修改、答辩意见、信息披露声明(IDS)、其他能够证明发明具有可专利性的证据等。
RCE提交后,一般来说申请人又可获得两次答复审查意见通知书的机会,申请人也可以选择在收到Advisory Action(AA)之后再进行RCE提交,避免浪费RCE机会。尽管提交RCE没有次数的限制,但官费比较高,并且多次提出费用会进一步增加,申请人必须妥善修改权要。
AFCP(After Final Considerration Pilot )2.0是USPTO实施的试点项目,要求申请人必须对至少一个独立权利要求进行修改,并且不扩大保护范围,同时同意在审查员觉得必要时的会晤。
对于Final OA,申请人只能提出1次AFCP2.0请求。
通常来说,审查员花费不超过3小时在一件发明专利的AFCP2.0请求,如果工作量超过这个时间时,就会下发AA。AFCP2.0允许审查员利用额外时间向申请人发起会晤来说明不可授权的理由。
申请人尽管可能还是不能获得授权,但可以从会晤中获得专利授权的可行性修改。AFCP2.0这个程序本身是免官费的,但是申请人需要支付律师费,其中包括可能的会晤费用。
Appeal申请即向PTAB提出上诉(不能与RCE同时提出),申请人需要先提交Notice of Appeal, 并在之后的两个月内递交正式的Appeal Brief,相应的申请被转交给PTAB进行后续由三名资深审查员组成的合议组对案子进一步的审查。
但要注意,递交上诉状前,申请人只能删除权利要求或者按照之前审查员的要求进行修改;递交上诉状后,申请人只能删除权利要求(并且删除的权要不会影响到当前的权利范围),或者将非独立权利要求改写为独立权利要求。
但Appeal程序周期长且费用高昂,申请人需要具体考虑自身情况进行选择。
申请人还可以在提交Notice of Appeal同时提出上诉前简要审查请求(Pre-Appeal Brief)。但Pre-Appeal Brief适用的范围有严格的要求,必须满足以下条件:
(1)驳回理由明显不当或者缺乏依据;
(2)驳回理由有明显的事实错误或法律适用错误。
如果申请人认为审查员至少在部分意见上存在明显错误,并且有事实基础,可以就该部分意见提请Pre-Appeal。
但在Pre-Appeal程序中,申请人无法修改权利要求,不能要求会晤。
Pre-Appeal被使用的频率并不是很高,尽管本身无官费,但申请人需缴纳上诉通知书费用,可能会产生律师费。
综上所述,美国的专利流程较为灵活,即使被下Final OA也依然有机会实施补救措施。但为避免产生高额律师服务费和不必要的延长时限,建议申请人选择有经验的专业机构进行OA答复。